УДК 347.772

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ОТ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ К РЕАЛЬНОСТИ (ПУНКТ 6 СТАТЬИ 1483 ГК РФ)

Терещенко Ольга Ивановна
Федеральный институт промышленной собственности
Государственный эксперт по интеллектуальной собственности

Аннотация
В статье проведен анализ действующих подходов экспертизы при оценке сходства обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, предложены изменения в законодательство в соответствии с потребностями участников рынка.

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, однородность товаров, сходство товарных знаков, товарные знаки


EXAMINATION OF TRADEMARKS: FROM THE FORMALITIES TO THE REALITY (PARAGRAPH 6 OF ARTICLES 1483 CIVIL CODE OF RUSSIAN FEDERATION)

Tereshchenko Olga Ivanovna
Federal Institute of Indastrial Property
State expert on Intellectual Property

Abstract
This article analyzes the current approaches expertise in assessing the similarity of signs claimed to be registered as a trademark, and also changes to the legislation in line with the needs of market participants is proposed in this article.

Keywords: Intellectual Property, similarity of the goods., the similarity of trademarks, trademarks


Библиографическая ссылка на статью:
Терещенко О.И. Экспертиза товарных знаков: от формальностей к реальности (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ) // Политика, государство и право. 2013. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2013/10/1000 (дата обращения: 01.05.2017).

Одним из наиболее сложных объектов интеллектуальной собственности с точки зрения правового регулирования является товарный знак, о чем свидетельствуют, в том числе, пробелы в конкретизации правовых норм: на протяжении более, чем пяти лет, отсутствует Административный регламент в отношении процедур экспертизы товарных знаков.

Сегодня экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, носит строго регламентированный нормами Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) характер, который, в свою очередь, трактуется экспертами исключительно с формальной точки зрения, без привлечения реалий рынка и хотя бы теоретического исследования восприятия потребителем того или иного обозначения.

С одной стороны, превалирование формализма обеспечивает единообразие подходов и способствует более объективной оценке знака по выработанным критериям сходства. С другой стороны – менее формальный подход способен дать жизнь большому количеству действительно жизнеспособных знаков добросовестных производителей.

Предположим, аквапарк в Московской области выбрал название «Лимпомпо». В то же время кинотеатром в Иркутске зарегистрирован товарный знак «Лимпомпо» в отношении услуг 41 класса «развлечения».

У владельца аквапарка нет никакой возможности (кроме известной меры по покупке согласия правообладателя) зарегистрировать свой товарный знак, равно как и отстоять свои права в суде, доказав неиспользование знака: кинотеатр оказывает услуги, которые, безусловно, подпадают под широкую формулировку «развлечения».

Могут ли в действительности быть спутаны потребителем два товарных знака, имеющих свои особенности использования и размещения (добросовестный владелец аквапарка не намеревался красть знак, а потому используемая графика при маркировке его услуг значительно отличается от манеры использования знака владельцем кинотеатра), используемых в различных сферах деятельности на весьма отдаленных друг от друга территориях? Данный вопрос не стоит перед экспертизой. Применяя единственно указанный в нормативных актах формальный подход (14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания [2]), экспертизой будет установлено тождество словесных элементов «Лимпомпо», на основании чего товарному знаку для услуг зоопарков будет отказано.

Возможность смешения – категория оценочная. Формальный подход экспертизы допустим только в случае столь же формальной незаинтересованности заявителя в исходе экспертизы, проявляющейся в отсутствии ответа на приведенные экспертизой мотивы для отказа или же согласие с частичным отказом.

При оценке сходства обозначений одним из важнейших критериев является ассоциативность обозначений друг с другом в умах потребителей. Вопрос – могут ли обозначения быть спутаны потребителем в реальном товарообороте – является важнейшим и первостепенным критерием для решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака. Ответ возможно дать, используя не столько инертные конструкции по оценке обозначений, согласно зафиксированным критериям сходства, сколько  всесторонний анализ действительных обстоятельств. Словом, определять сходство по строгим критериям может и машина, а вот оценить комплексно действительную угрозу для правообладателя уже состоявшегося товарного знака может только эксперт.

Можно предположить, что применяя столь жесткий подход, экспертиза придерживается прогрессивных взглядов. Малоизвестный москвичам иркутский кинотеатр за годы существования может вырасти в компанию-гиганта, сеть одноименных кинотеатров может появиться по всей России, в связи с чем слово «Лимпомпо» будет ассоциироваться именно с данной услугой или данным юридическим лицом.

Если придерживаться прогрессивных взглядов при максимальной защите знака по его формальному сходству с другим знаком, стоит придерживаться подобного подхода и в иных вопросах. Однако в противовес подобным суждениям неясной остается практика, при которой экспертиза не расширяет максимально перечень товаров и услуг при оценке однородности всякий раз, когда исследует обозначения на предмет возможного смешения.

Так, например, экспертиза США идет по пути максимального расширения перечня при анализе однородности товаров именно ввиду прогрессивного видения дальнейшей судьба знака. Ставка делается не только на непосредственную однородность, но на исследование близости товаров и услуг, возможное совокупное использование: расширит ли владелец регистрации в будущем свой бизнес и захочет ли включить в него товары или услуги, сходные с товарами и услугами более позднего заявителя, например, телевизоры – компьютерные мониторы, телевизоры – футболки, чипсы – соусы, фотокопирование – факсимильная передача [3].

Более целесообразным видится ослабление формального подхода российской экспертизы и выработка иных подходов, соответствующих реалиям рынка. При определении сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг экспертизой могут и должны быть оценены материалы действительного использования знаков, представленные заинтересованными лицами. С одной стороны, учет материалов, свидетельствующих об использовании знака, равно как и материалов о намерении использовать знак или о налаженном производстве, ставят в неравное положение владельца ранее зарегистрированного товарного знака, который, не зная о поданной более поздней заявке, не может представить свои контраргументы и доказать возможность смешения товаров на рынке. Вместе с тем, подобная однобокость экспертизы существует при всех механизмах реализации экспертных действий. Так, например, выдвигая основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с выявлением в сети Интернет или иных источниках информации об ином производителе, экспертиза ставит заявителя в столь же невыгодное положение. Необходимость доказывания в таком случае полностью ложится на плечи заявителя, в то время как лицо, использующее обозначение, противопоставленное экспертизой, не осуществляет никаких действий по охране своего знака, не предоставляет сведений о реальном использовании обозначения и т.д..

Безусловно, простая информация о том, что знаки не могут быть спутаны, не может служить основанием для того, чтобы усомниться в выводах экспертизы. Вместе с тем, представление «серьезных» материалов, сродни материалам, доказывающим приобретение различительной способности, должны быть приняты и рассмотрены экспертизой при оценке сходства обозначений и возможности их смешения. Подав заявку на регистрацию товарного знака, оплатив соответствующие пошлины и, вероятно, услуги представителя, а также представляя в последующей переписке с патентным ведомством документы об использовании знака, заявитель многократно сообщает о своей заинтересованности в знаке, что, безусловно, подтверждает добросовестность намерений и открытость осуществляемой деятельности. Как правило, попытки недобросовестной «кражи» знаков, их имитация не подкреплены действительным присутствием на рынке.

Согласно подпункту 1 пункта С статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности [4], чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Данное положение можно соотнести и с вопросом действительного использования знака при оценке сходства обозначений.

Специалистами в области товарных знаков данный подход рассматривался, однако относилось такое исследование к постэкспертному этапу, то есть при оспаривании уже вынесенного решения об отказе в палате по патентным спорам и судах. Так, например, А.Робинов считает, что степень известности товарного знака на протяжении срока его действия может постоянно изменяться: сначала он неизвестен, но позже может приобрести широкую известность, а через какое-то время вновь утратить свою известность. Следует признать, что и объем охраны товарных знаков будет постоянно меняться [5, с.14].

В ответ на подобные доводы следует отметить, что срок действия регистрации товарного знака может быть бесконечным, на протяжении многих лет меняется известность и действительное присутствие на рынке большинства товарных знаков, в том числе тех, которые были зарегистрированы на основании документов о приобретенной различительной способности. Знак может утратить эту способность уже спустя несколько лет после произведенной регистрации, вместе с тем, его правовая охрана может продлеваться снова и снова. А потому видится объективным и уместным исследование реального положения дел на момент проведения экспертизы и вынесения решения.

Вместе с тем, стоит констатировать, что изучение вопросов учета дополнительных материалов должно иметь некую градацию. Для товаров широкого потребления, лекарственных и пищевых продуктов подходы экспертизы должны быть более строгими; менее строгими – для знаков, относящихся к продукции производственно-технического назначения  [6, с.41], услугам, дорогостоящим и редким товарам. Так, доказывание несходства знаков «Молодец» для шоколадных конфет и «Молодцы» для леденцов, даже с учетом документов о действительном добросовестном использовании,  будет носить неубедительный характер в силу малой стоимости товаров, широкой сети распространения, меньшей внимательности потребителя при выборе товара. Равно как и при идентичности оказываемых услуг даже на разных территориях и при различном графическом исполнении тождественных словесных элементов знаков вероятность столкновения на рынке очень велика. То же касается осуществления деятельности схожей направленности под схожими обозначениями на территории одного и того же субъекта РФ. Очевидно, что документы об использовании знака, подтверждающие невозможность смешения на рынке, должны держаться на трех китах: удаленность территорий осуществления деятельности, неидентичность товаров и услуг или их близость в отношении товаров широкого потребления и медикаментов, существенные отличия при использовании знаков в хозяйственном обороте.

Таким образом, видится целесообразным на этапе экспертизы заявленного обозначения учитывать фактические сведения об использовании товарного знака, реальном присутствии на рынке, известности обозначения. Безусловно, экспертизой также должны быть учтены результаты независимых экспертиз – например, лингвистической, маркетинговых исследований, а также сопутствующих социологических опросов. То есть, по сути, материалы, представляемые заявителем в качестве доказательств приобретенной различительной способности, могут в той же степени выступать в качестве доказательств отсутствия реального сходства с иными товарными знаками.

Учитывая изложенное, видится целесообразным дополнить пункт 6 статьи 1483 Кодекса следующим положением: «Сходство обозначений определяется, в том числе, на основании сведений о фактическом использовании товарного знака», а также конкретизировать действия экспертизы соответствующими положениями Административного регламента.


Библиографический список
  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; № 52 (часть 1), ст. 5496).
  2. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта2003 г. № 32 // Российская газета, 2003, № 63 (специальный выпуск). Действуют в части, не противоречащей части IV Гражданского кодекса РФ/
  3. Материалы совместного семинара Роспатента и Управления по Патентам и Товарным знакам Соединённых Штатов Америки «Охрана прав интеллектуальной собственности в России и Соединенных Штатах», 17 мая 2010 года.
  4. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта1883 г. (пересмотренная и измененная 2 октября1979 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, №40.
  5. Робинов А. Применение положения 6-quinquies (с) Парижской конвенции при оценке сходства товарных знаков до степени смешения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 6, 2009. С. 12-24.
  6. Методические рекомендации для разработчиков товарных знаков. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Под общей редакцией  А.Н.Григорьева, ВНИИПИ, Москва 1983.


Все статьи автора «OlgaTer»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: